תחומי התמחות

קניין רוחני

 

פיצויים בתובענה בגין הפרת פטנט

נקודת המוצא הבסיסית בעת בחינת תובענה בגין הפרת פטנט, הנה שלבעל הפטנט הרשום נתונה זכות בלעדית מונופוליסטית לניצול האמצאה המוגנת.[2] כל אקט הנוגס בזכות הבלעדית של בעל הפטנט, מפר את זכויות בעל הפטנט, אם יש בו קורטוב של ניצול עסקי ביחס לאמצאה המוגנת באמצעות הפטנט.

מאת עו"ד עמיר פרידמן ומר יוסי סיוון*

 

א.    סקירה כללית:

בעל פטנט רשום זכאי להגיש תובענה משפטית כנגד כל גורם שניצל את האמצאה המוגנת בפטנט ללא הרשאה מפורשת או ללא זכות שבדין. בעל הפטנט זכאי לדרוש צו מניע שימנע מהנתבע להמשיך באקט המפר וכן מגוון של סעדים כספיים. הוראת סעיף 183 (א) לחוק הפטנטים מניחה את הכלל הבסיסי על פיו "בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה ולפיצויים".[1]

מבין המגוון הרחב של הסעדים שבמסכות כל ערכאה אזרחית לתתם, נהוג בדרך כלל לבקש מהערכאה היושבת לדין במסגרת תובענה בגין הפרת פטנט רשום סעד של צו מניעה זמני שימנע את המשך ההפרה, סעד של צו מניעה קבוע שייכנס לתוקף עם מתן פסק הדין וסעד כספי בגין הנזקים שהסב מעשה ההפרה לבעל הפטנט בפועל.

נקודת המוצא הבסיסית בעת בחינת תובענה בגין הפרת פטנט, הנה שלבעל הפטנט הרשום נתונה זכות בלעדית מונופוליסטית לניצול האמצאה המוגנת.[2] כל אקט הנוגס בזכות הבלעדית של בעל הפטנט, מפר את זכויות בעל הפטנט, אם יש בו קורטוב של ניצול עסקי ביחס לאמצאה המוגנת באמצעות הפטנט.

הזכות האלמנטרית הנתונה לבעל הפטנט במסגרת תובענה בגין הפרת הפטנט, הנה הזכות לקבל מאת המפר השבה של כלל הרווחים שהפיק המפר כתוצאה מהפרת זכויות בעל הפטנט. במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Levin", הסביר בית המשפט את הזכות הנתונה בידי בעל הפטנט לדרוש ממפר הפטנט להשיב את ההתעשרות שהפיק מניצול האמצאה המוגנת, בדברים הבאים;

 

“The patent law gives the right to recover all profits from an infringement. ‘Profit”, as so used, is no mysterious phrase. It means simply all-financial gains. Such gains are the difference between expenditures made to produce and sell the infringing articles and the receipts there from. Obviously, the application of this rule – the ascertainment of such actual profits – will occasion separate accounting and fact problems in each case because items entering into cost or into receipts will differ. Always, however, the task is to see that the patentee recover every dollar of advantage realized by the infringer from the infringement and no more.”[3]

בעל הפטנט זכאי להשבה של ההפסדים שנגרמו לו בפועל. בהיות מעשה המפר את זכויות בעל הפטנט משום עוולה נזיקית. העיקרון הבסיסי שאמור להדריך את ערכאת השיפוט בעת שומת הפיצויים שיוענקו לבעל הפטנט הנו העיקרון "השבת המצב לקדמותו".[4] בהתאם לעיקרון זה, בעל הפטנט זכאי להיפרע פיצויים בגין הפסדים שנגרמו לו ולא בגין הפסדים פוטנציאליים שיכלו להיגרם לו.[5]

ערכאת השיפוט צריכה לבחון, בהתאם לכללים שהונחו בפסיקה הענפה, את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות ואת הרווחים הריאליים שהפיק המפר במהלך וכתוצאה מהפרת זכות בעל הפטנט לנצל באורח בלעדי את האמצאה המוגנת. המטרה הבסיסית בקביעת פיצויים לטובת בעל הפטנט, הנה למנוע מהמפר ליהנות מהפרות שהניב האקט המפר.[6]

בעל הפטנט רשאי להגיש תביעה בגין הפרת זכויותיו רק לאחר שהוענק הפטנט, ובכפוף להענקת הפטנט. לאחר רישום הפטנט כדין, מכיר הדין בתוקף האמצאה המוגנת למשך תקופה של עשרים שנה, שניצניה מתחילים למפרע ממועד הגשת בקשת הפנט.

בהתאם לכך, נקבע במסגרת הוראת סעיף 179 לחוק הפטנטים, כי לאחר רישום הפטנט כדין זכאי בעל הפטנט לפיצויים בגין הפרת זכויותיו הקנייניות החל מהמועד בו הובא הפטנט לראשונה לידיעת הציבור, כלומר החל מהמועד בו פורסמה ברשומות הודעה בדבר כוונת רשם הפטנטים לקבל את הפטנט המבוקש לרישום.

בכדי לזכות בפיצויים בגין הנזקים הכספיים שסבל בעל הפטנט, על בעל הפטנט לטעון בכתב תביעתו ולפרט את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט. בעת בירור התובענה, יידרש בעל הפטנט להניח בפני ערכאת השיפוט ראיות שיבססו את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט הרשום.

מאחר וקיים קושי רב להוכיח נזקים ממוניים בתובענה בגין הפרת פטנט רשום, מקובל להעניק לבעל הפטנט פיצויים ללא הוכחת נזק, בדומה לזכות הסטטוטורית לפיצוי נומינאלי ללא הוכחת נזק המעוגנת בפקודת זכות היוצרים.[7] הוראה דומה לא מעוגנת במסגרת חוק הפטנטים, אך בפועל נוהגות ערכאות השיפוט להעניק לבעל פטנט פיצויים ולו נומינאליים, בגין הפרת זכויותיו הקנייניות.

הנוהג להעניק פיצויים נומינאליים בתביעות בגין הפרת פטנט, מקורו גם בכך שיסוד הנזק איננו אחד מיסודות עילת התביעה. די בהפרת הפטנט על ידי גורם שלא הורשה לכך, על מנת להכשיר ולבסס את זכותו של בעל הפטנט להגיש תובענה בעילה של הפרת הפטנט.

מכל מקום, תמיד מסובך ומורכב לכמת את הנזקים המדויקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה ממעשה ההפרה. ברוח הדברים האמורים, נפסקו עוד לפני כשלושים שנה הדברים הבאים באשר לאופן חישוב הנזק שמסב מעשה ההפרה;

"במשפטים מסוג זה, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדויק, ניתנת יד חופשית למדי לבית המשפט להעריכו או לקובעו על דרך האומדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו במשפט."[8]

הנטל להוכיח את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט ואת הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה, מוטל על בעל הפטנט. בעל הפטנט רשאי לבקש מערכאת השיפוט להוציא סעד של מתן חשבונות לחובת הנתבע, בכדי שבעל הפטנט יוכל לבחון בצורה יסודית את הרווחים הריאליים שהפיק הנתבע כתוצאה ממעשה ההפרה.

חשוב לזכור, כי נקודת המוצא במשפטים הנוגעים להפרת פטנט, דומה במהותה לנקודת המוצא המנחה את ערכאת השיפוט בתביעות נזיקיות. הפיצוי הכספי שייפסק לטובת בעל הפטנט, אמור להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו היה בעל הפטנט נתון אם לא היה מופר הפטנט, כלומר להשיב את המצב לקדמותו.

הפיצוי לו זכאי בעל הפטנט איננו כולל, על פי רוב, פיצוי עונשי מוגדל, אלא אם כן המשיך הגורם שהפר את הפטנט במעשה ההפרה לאחר שערכאת השיפוט הוציאה מלפניה צו מניעה שהורה לחדול מהמשך הפרת הפטנט או לאחר שהמפר קיבל מבעל הפטנט התראה בכתב בנוגע להפרה ונדרש לחדול ממעשה ההפרה.

במשפטים על הפרת פטנט, מקובל לפסוק לטובת בעל הפטנט פיצויים נומינאליים או פיצויים בהתאם להיקף הנזק שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט. אולם, להבדיל מהזכות להיפרע פיצויים נומינאליים בגין מעשה ההפרה, הזכות להיפרע פיצויים נוספים תלויה בהיקף הנזקים שיצליח בעל הפטנט להוכיח ולבסס בראיותיו.

הכללים לאורם נאמד הנזק שנגרם לבעל הפטנט אינם מפורטים במסגרת חוק הפטנטים. מטרת הפיצויים הנה להשיב את המצב לקדמותו, כך שבעל הפטנט יוחזר למצב בו היה נתון אלמלא בוצעה ההפרה. הוכחת הנזק הנה סוגיה עובדתית מסובכת ומסועפת, הנבחנת על יסוד החומר הראייתי שיוצג בפני ערכאת השיפוט.

לנוכח הקשיים הרבים הכרוכים בחישוב הנזק שנגרם לבעל הפטנט, ערכאת השיפוט רשאית לפסוק את הדין בהסתמך על אומדן גלובאלי, כל אימת שאין באפשרותה לחשב את הנזק לפי קני מידה ברורים.

במסגרת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "השתיל", הסביר בית המשפט העליון כי במידה וקיים קושי ממשי בחישוב ובקביעת הנזק שנגרם כתוצאה ממעשה העוולה, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לפסוק פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי. במסגרת פסק דין זה, פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים היפים גם לענייננו; 

"השופט הנכבד של בית המשפט קמא חיפש בין הראיות שהובאו לפניו הוכחות לשיעור הנזק האמיתי והממשי. חיפש ולא מצא, פרט לראיות מסוימות שהיה בהן כדי להוכיח חלק מן הנזק, ואילו לגבי יתר חלקי הנזק (והשופט קבע שהיו כאלה) לא הובאו ראיות חותכות ובדוקות. למען הדיון צריך להוסיף, שקשה היה ביותר, אם לא בלתי אפשרי, להוכיח בתיק זה, בצורה מדויקת ומלאה, את שיעור הנזקים שנגרמו למערערים. ההלכות האומרות שיש לפצות את הניזוק ואפילו לא הוכיח את שיעור נזקיו בצורה מדויקת, לא נועדו אלא להושיט סעד לניזוק במקרה כזה בדרך של אומדנא."[9]

בכדי שבעל הפטנט יזכה בפיצויים, ולו בדרך האומדן הגלובאלי, עליו להוכיח כי הנתבע הפר את זכויותיו.[10] בטרם תפנה ערכאת השיפוט לדרך האומדן, על בעל הפטנט לנסות ולהוכיח את הנזקים הממשיים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט. לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לפסוק פיצויים לטובת בעל הפטנט גם בהיעדר הוכחות פוזיטיביות בנוגע לנזקים, אך ערכאת השיפוט תשתמש בסמכות זו רק כאשר אין אפשרות לכמת את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט בכלים ממשיים.[11]

 

ב.    החלופות לחישוב הנזק:

הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים מונה שיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לפסוק את שיעור הפיצוי המגיע לבעל הפטנט. השיקולים המפורטים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, כוללים את הנזק שנגרם לבעל הפטנט ואת היקף ההפרה וההנאה שהפיק הנתבע בעקבות וכתוצאה ממעשה ההפרה. הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים קובעת, בזו הלשון;

"בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בית היתר;

(1)                 הנזק הישיר שנגרם לתובע;

(2)                 היקף ההפרה;

(3)                 הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;

(4)                 דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם, אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה."[12]

החלופות המעוגנות במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים אינן בגדר רשימה סגורה של שיקולים שערכאת השיפוט רשאית לקחת בחשבון בעת בחינת תוצאות והשלכות הפרת הפטנט הרשום.[13]

 לאחר שערכאת השיפוט קובעת כי הפטנט הופר, על ערכאת השיפוט לבחור את הדרך שבה יחושבו הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, תוך קביעת קריטריונים מפורשים שעל פיהם יבחנו הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט.

ערכאת השיפוט רשאית לשקלל נתונים נוספים שאינם מפורטים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, לצורך פסיקת הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט הרשום כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות.

במסגרת פסק הדין בעניין "Eli Lilly", קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי הפקת יתרון כלכלי בדרך של הקדמת הכניסה לשוק מיד לאחר פקיעת הפטנט הרשום, הנו שיקול שערכאת השיפוט רשאית לשקול בעת שומת הפיצויים בנסיבות פרשת "Eli Lilly", פסק בית המשפט כי חברת "Eli Lilly" זכאית לפיצוי בגובה ההפרש המשוער של התקבולים שהיו זורמים אליה ממכירת המוצרים המוגנים בפטנט אם הנתבעת לא הייתה מקדימה את כניסתה לשוק לבין סכום התקבולים שזרם אליה בפועל בשנים שלאחר פקיעת הפטנט.[14]

חשוב לציין, כי לאחר שניתן פסק הדין בעניין "Eli Lilly" תוקן חוק הפטנטים. בשנת 1998 תוקף סעיף 54 א' לחוק הפטנטים, ובמסגרתו נקבע כי מתחרה עסקי רשאי לבצע פעולה ניסיונית לצורך השגת היתר לניצול האמצאה המוגנת בתום תקופת תוקפו של הפטנט הרשום.

החריג שנקבע במסגרת הוראת סעיף 54 א' לחוק הפטנטים, מאפשר ביצוע פעולה ניסיונית לצורך השגת היתר הנדרש על פי דין לניצול האמצאה המוגנת בלבד. כאשר המתחרה מבצע פעולה ניסיונית שיש בה אלמנט עסקי, רשאית ערכאת השיפוט להביא את האלמנט העסקי בחשבון בעת קביעת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט כתוצאה מניצול האמצאה המוגנת.

להשלמת התמונה יצוין, כי במקביל לאפשרות לבצע פעולה ניסיונית באמצאה המוגנת בפטנט לצורך השגת היתר כדין לניצול האמצאה לאחר פקיעת הפטנט הרשום, תוקן חוק הפטנטים וניתן כיום לקבל צו להארכת תקופת תוקפם של פטנטים מסוימים בתחום הרפואה בלבד.

לגופו של עניין, מפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "Eli Lilly", ניתן ללמוד כי רשימת השיקולים שאותם רשאית ערכאת השיפוט לשקול בעת קביעת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות, איננה בגדר רשימה סגורה.

בעת הכרעת היקף וגובה הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, על ערכאת השיפוט לבחון, בראש ובראשונה, את הרווחים הריאליים שהפיק המפר או ההפסדים הממשיים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מנגיסת זכויותיו הקנייניות.[15]

במסגרת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "הרשקו",[16] אשר התייחס להפרה של זכות יוצרים, פורטו מספר שיקולים שערכאת השיפוט רשאית לקחת בחשבון בעת קביעת שיעור הפיצויים בתביעה בגין הפרת זכות יוצרים.

פסק הדין בעניין "הרשקו" רלוונטי גם לעניין הפרה של זכויות בעל פטנט, בהיות זכויות אלו חלק ממאגר זכויות הקניין הרוחני. בהתאם לפסק הדין בעניין "הרשקו", על ערכאת השיפוט לפסוק לטובת בעל הזכות הקניינית פיצוי לפי ההפרש בין ערכה של הזכות לפני הפרתה לבין ערכה של הזכות לאחר הפרתה, אם ערכה של הזכות ניתנת להערכה כספית. כאשר ערכה של הזכות איננה ניתנת להערכה כספית, על ערכאת השיפוט לפסוק לטובת בעל הזכות הקניינית פיצויים על פי שיקול דעתה.

בעת קביעת פיצויים על בסיס של אומדן ללא הוכחת נזק מפורש, על ערכאת השיפוט להתחשב בהיקף ההפרה, בתקופת ההפרה, במידת ההצלחה המסחרית של המוצרים המפרים, במידת החיוניות של המוצרים המפרים, ברווחים שהיה מפיק בעל הזכות הקניינית אלמלא ההפרה, במחיר בו נמכרו המוצרים המפרים לעומת המחיר בו נמכר המוצר המוגן ובמועד בו החלה ההפרה.[17]

לערכאת השיפוט נתון שיקול דעת נרחב בעת בחינת וקביעת היקף הפיצויים שיפסקו לטובת בעל הפטנט, כתוצאה מרמיסת זכויותיו הקנייניות.

רשימת הכללים המותווים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, איננה בגדר רשימה סגורה וערכאת השיפוט רשאית להכריע בסוגיית הנזק אף בהתחשב בכללים הנוספים עליהם עמדנו לעיל.

המבחנים העיקריים שעל בסיסם תוכרע סוגיית הפיצויים, הנם היקף ההפרה, הרווחים הריאליים שהפיק המפר, הנזק הישיר שנגרם לבעל הפטנט, דמי תמלוגים סבירים שהיה בעל הפטנט זכאי לקבל מהמפר אילו ניתן למפר רשיון לנצל את האמצאה המוגנת, ערכה של האמצאה המוגנת בשוק הרלוונטי והתחליפים הקיימים בשוק הרלוונטי לאמצאה המוגנת.

במסגרת סקירה זו נרחב להלן את היריעה ביחס לשיקולים המרכזיים שעל ערכאת השיפוט לקחת בחשבון בעת שומת הפיצויים בגין הפרת זכויות בעל הפטנט. יחד עם זאת, בשל הקשיים הרבים המלווים את אומדן שיעור הפיצויים, יש לזכור כי לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לקבוע את הפיצויים בדרך האומדן הגלובאלי. ערכאת השיפוט תשתמש בסמכותה לפסוק פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי, בהיעדר הוכחות חותכות וחד משמעיות לעניין הנזקים הממשיים שנגרמו בפועל לבעל הפטנט.

ג.     ההפסד שנגרם בפועל לבעל הפטנט:

בעל פטנט רשום אוחז באמתחתו זכות קניינית מונופוליסטית. לבעל הפטנט הרשום נתונה הזכות לנצל את האמצאה המוגנת באמצעות הפטנט באופן בלעדי וייחודי. כל גורם המנצל את האמצאה המוגנת או את "עיקר האמצאה" המוגנת ללא רשות, מסב לבעל הפטנט נזקים על ידי כרסום זכותו הקניינית.

בכדי לבסס סעד של פיצויים בהסתמך על הנזק שנגרם לבעל הפטנט, עליו להוכיח כי ספג הפסדים ואיבד פלח שוק מסוים. בעל הפטנט צריך להוכיח כי אלמלא האקט המפר הוא היה מוכר יותר, משיג יותר לקוחות או מבצע יותר עסקאות מסחריות תוך ניצול האמצאה המוגנת.

בכדי להוכיח כי הנזק נגרם כתוצאה מהאקט המפר, על בעל הפטנט לבסס קשר סיבתי בין האקט המפר לבין הנזקים שנגרמו לו. בעל הפטנט צריך לאמוד את היקף הנזקים שנגרמו לו במסגרת כתב התביעה, אך אין לתפוס את בעל הפטנט באומדן הראשוני שחושב על ידו. יש להתיר לבעל הפטנט לתקן את האומדן, אם התגלו נסיבות עובדתיות חדשות, התבהרו נתונים חדשים כתוצאה מחיוב המפר במתן חשבונות או שחלה טעות באופן ביצוע האומדן הראשוני.

בעת קביעת ההפסדים הממשיים שספג בעל הפטנט, על ערכאת השיפוט להתחשב גם בתחרות הקיימת בענף הרלוונטי ובתחליפים הקיימים לאמצאה המוגנת. במקרה הפשוט, בו בעל הפטנט אוחז אמצאה חיונית שאין לה תחליף, תוכל ערכאת השיפוט לחשב את ההפסדים שנגרמו לבעל הפטנט על ידי קביעת הרווחים שהיה בעל הפטנט מפיק אם המכירות שבוצעו על ידי המפר היו מתבצעות על ידי בעל הפטנט.

במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Smith Kline", קבע בית המשפט כי על בעל הפטנט להוכיח את המרכיבים הבאים לצורך הערכת ההפסד הממשי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט;

 

“(1) The demand for the patented product,

(2) The absence of an acceptable non infringing substitute for the patented product,

(3) The patent owner’s manufacturing and marketing capability to exploit the demand for the patented product, and (4) The amount of profit the patent owner would have expected to make if the patent owner had made the infringer’s sales.”[18]

בכדי שבעל הפטנט יזכה לקבל פיצויים בגין הפרת הפטנט הרשום, עליו להוכיח בנוסף כי היה באפשרותו לייצר או לייבא את האמצאה המוגנת בכמות בו נמכרה האמצאה המוגנת. לחילופין, על בעל הפטנט להוכיח כי היה באפשרותו לאתר גורם עסקי שיקבל הרשאה לניצול האמצאה המוגנת.

ההפסד שנגרם בפועל לבעל הפטנט יהיה מסובך להוכחה, כאשר ישנם מספר גורמים מסחריים המפרים את הפטנט. בנסיבות אלו, בעל הפטנט ייתפס כמי שאיננו מסוגל לספק את צורכי הציבור הרחב, ועל כן שיעור ההפסד הריאלי שייפסק לטובת בעל הפטנט יופחת.

במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Dowagial", הובהר הצורך להתחשב ביכולת בעל הפטנט לנצל את האמצאה המוגנת, בעת שומת ההפסדים הממשיים שנגרמו לבעל הפטנט, עת נפסקו הדברים הבאים; 

“During the period of infringement several other manufacturers were selling drills in large numbers in the same localities in direct competition with the plaintiff’s drill, and under the evidence it could not be said that, if the sales in question had not been made, the defendants’ customers would have bought from the plaintiff rather than from the other manufacturers. Besides, it did not satisfactorily appear that the plaintiff possessed the means and facilities requisite for supplying the demands of its own customers and of those who purchased the infringing drills.”[19]

בעת בחינת ההפסדים הריאליים שנגרמו לבעל הפטנט, יש להתחשב גם בתחליפים הקיימים לאמצאה המוגנת. כאשר קיימים תחליפים טובים לאמצאה המוגנת, שיעור הנזק הריאלי שייפסק לטובת בעל הפטנט יופחת. מאידך, אם האמצאה המוגנת חיונית וחסרת תחליף מהותי, תשמש עובדה זו להגדלת היקף ושיעור הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט.[20]

הדברים האמורים, כפופים לכך שהתחליף יהיה תחליף לגיטימי. כאשר התחליף מפר את האמצאה המוגנת או את "עיקר האמצאה", ישוקלל אלמנט זה לטובת בעל הפטנט. ערכאת השיפוט צריכה לבחון ולהשוות היטב את התחליף לאמצאה המוגנת, בכדי שהתחליף לא יהווה בעצמו ניצול המפר את זכויות בעל הפטנט. הבחינה אם התחליף תואם לאמצאה המוגנת, נעשית על פי השוואה אובייקטיבית בין התחליף לבין האמצאה המתוארת במסגרת תביעות הפטנט.

סוגיה אחרת הקשורה להפרת האמצאה המוגנת ולנזקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת האמצאה המוגנת, הנה סוגיית התפקיד הפונקציונאלי שמגלמת האמצאה המוגנת. לעיתים, אמצאה מוגנת מהווה רכיב שולי במוצר מוגמר. בנסיבות אלו, האמצאה המוגנת נמכרת יחד עם המוצר המוגמר ואיננה נמכרת בנפרד. כאשר האמצאה המוגנת משרתת פונקציה מוגבלת וידועה מראש, האפשרות לנצל את האמצאה המוגנת מצומצמת בהיקפה.

בנסיבות אלו, על ערכאת השיפוט לפסוק לבעל הפטנט פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי, שכן קשה לבחון את הערך הממשי של האמצאה המוגנת. במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Rite Hite", הובהר כי במקרים בהם האמצאה המוגנת מתמזגת עם מרכיבים נוספים, אין מקום לבחון את ההפסד הריאלי שספג בעל הפטנט כתוצאה מהפרת האמצאה המוגנת, ובלשון בית המשפט;

 

“The unpatented components must function together with the patented component in some manner so as to produce a desired end product. Our precedent has not extended liability to include items that have essentially no functional relationship to the patented invention and that may have been sold with an infringing device only as a matter of convenience or business advantage. We are not persuaded that we should extend that liability. Damages on such items would constitute more than what is ‘adequate to compensate for the infringement.’”[21]

 ניתן לסכם, על כן, כי ערכאת השיפוט מוסמכת לפסוק לבעל הפטנט פיצויים בהתאם להפסד הריאלי שספג בעל הפטנט. בעל הפטנט צריך להוכיח את הרווחים שיכל להפיק מניצול האמצאה המוגנת אלמלא בוצעה ההפרה, את היקף הניצול שנגרע ממנו כתוצאה מההפרה ואת יכולתו לנצל את האמצאה המוגנת. על בעל הפטנט להוכיח קשר סיבתי מוצק בין ההפרה לבין ההפסד הכספי או הממשי שנגרם לו כתוצאה מההפרה.

ערכאת השיפוט לא תבחן את הנזק הממשי שנגרם לבעל הפטנט, כאשר קיימים תחליפים לאמצאה המוגנת שאינם מפרים את האמצאה המוגנת, כאשר בעל הפטנט איננו מסוגל לייצר או לייבא את האמצאה המוגנת וכאשר האמצאה המוגנת מהווה חלק ממכלול מרכיבים של מוצר מוגמר.

בנסיבות אלו, ערכאת השיפוט תקבע את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט בדרך של אומדן גלובאלי, בדרך של אומדן נומינאלי או בדרך חישוב אחרת. 

ד.    הרווח הריאלי שהפיק המפר:

בהתאם להוצאת סעיף 183 (ב) (3) לחוק הפטנטים, פרמטר נוסף שערכאת השיפוט יכולה לקחת בחשבון בעת שומת היקף ושיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט הנו הרווח שהפיק מפר הפטנט ממעשה ההפרה.

רווחים שהפיק המפר כתוצאה מניצול האמצאה המוגנת, מהווים התעשרות שלא כדין על חשבון זכויותיו הקנייניות של בעל הפטנט. המפר צריך להשיב לבעל הפטנט את הרווחים שקצר תוך שימוש באמצאה המוגנת.[22]

הרווחים שהמפר חייב להשיבם לבעל הפטנט הנם הרווחים הריאליים שהפיק בלבד. לצורך קביעת רווחים אלו, על ערכאת השיפוט להפחית את העלויות שבהן נשא המפר לצורך פיתוח וייצור האמצאה המוגנת ואת העלויות שבהן נשא המפר בכדי להקים מערך לשיווק ולמכירת האמצאה המוגנת.

במידה והעסק של המפר נוסד בכדי לנצל את האמצאה המוגנת בלבד, על ערכאת השיפוט להפחית מהרווחים גם את עלויות העסקת העובדים ועלויות ניהול העסק. מנגד, כאשר העסק של המפר עוסק במגוון רחב של תחומים, וביניהם האמצאה המוגנת, לא יילקחו נתונים אלו בחשבון בעת חישוב הרווחים שהפיק המפר.

במסגרת פסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Colbeam" הבהיר בית המשפט כי, בדרך כלל, אין לקחת בחשבון את כל הוצאות התפעול של המפר בעת קביעת הרווח שהופק מהפרת הפטנט. בית המשפט באוסטרליה הביע, בעניין זה, את הדעה הבאה; 

“This will include any costs directly attributable to such sales and deliveries. But it should not, I think, include any part of the general overhead costs, managerial expenses and so forth of the defendant’s business, as it seems that all these would have been incurred in any event in the ordinary course of its business, in which as it was put in evidence the painting sets were a ‘side line.’”[23]

 

בהתאם לפסק הדין בעניין "Colbeam", צריכה ערכאת השיפוט לשקלל את הרווח הריאלי שהפיק המפר, תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בניצול האמצאה המוגנת בלבד.[24]

במקרים רבים ערכאת השיפוט תתקשה לחשב במדויק את הרווח הריאלי שהפיק המפר. בכדי לחשב את הרווח הריאלי, רשאית ערכאת השיפוט להורות למפר למסור חשבונות הנוגעים לעסקיו הכלליים ולאותם עסקים במסגרתם הופר הפטנט הרשום. כמו כן, רשאית ערכאת השיפוט לדרוש מבעלי הדין למנות מומחה מוסכם שייחשב את הרווח הריאלי, לאור המסמכים שהוצגו על ידי בעלי הדין.

במסגרת פסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Odeon", הבהיר בית המשפט את הצורך להסתייע במומחה פיננסי בכדי לחשב את הרווח הריאלי שהפיק המפר, בפוסקו את הדברים הבאים;

 

“The meaning of the word ‘profits’ is for the courts to determine. But the identification of what in relation to the affairs of a particular company constitutes its profits is determined by the courts with close regard to the views of the accountancy profession. The courts are influenced strongly by the views adopted by professional accountancy bodies, men of business and the evidence of accountant is given great weight by the courts.”[25]

לאור הדברים האמורים, ערכאת השיפוט צריכה לנסות לקבוע בקירוב את הרווח שהפיק המפר כתוצאה מהפרת זכויות בעל הפטנט. ערכאת השיפוט צריכה להפחית מסכום התקבולים את ההוצאות שהיו כרוכות בביצוע ההפרה בלבד.

כאשר ערכאת השיפוט מתקשה להעריך את הממצאים שהוצגו לפניה, עליה להסתייע בחוות דעת מטעם מומחים פיננסיים שהוגשו על ידי בעלי הדין או להציע לבעלי הדין למנות מומחה שיוכל להעריך את הרווח הריאלי שהופק על ידי המפר.

כאשר לא ניתן להפריד בין ההוצאות שהוצאו לצורך הניצול המפר לבין שאר ההוצאות שהוצאו על ידי המפר במסגרת עסקיו, יש לערוך תחשיב ממוצע בהתאם לרווחים הכלליים ולהוצאות הכלליות של העסק, במהלך התקופה בה הופר הפטנט הרשום. כל ספק יפעל לחובת מפר הפטנט, אף אם פירושו הגדלת הרווח הריאלי שהופק כתוצאה ממעשה ההפרה.

במסגרת פסק הדין בעניין "Schanding", פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים המפורטים להלן, ביחס לאופן חישוב ההוצאות שהוציא המפר מכיסו לצורך ביצוע האקט המפר;

 

“By definition, the stipulated fixed expenses would have been incurred regardless of whether the incremental infringing production of Suite 495 had been undertaken. Because these expenses were neither caused not increased by the infringing production, it may be argued that the infringer should not be permitted to avoid the expense by passing it on the patentee. The response to this argument is that these expenses are necessary for each component of production. Suite 495 could not have been produced without expenses for utilities, administrative salaries, building space and the like being incurred. Viewed in this light, the fixed expenses are as necessary to the infringing production as are the variable expenses, and should be similarly treated.”[26]

 

לעיתים, לא תוכל ערכאת השיפוט לחשב את סכום הרווח הריאלי שהפיק המפר. בנסיבות אלו, על ערכאת השיפוט להכריע בסוגיית הפיצויים בהתבסס על מבחנים אחרים המנחים בבדיקת שיעור הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט.

ערכאת השיפוט לא תוכל לקבוע את שיעור ההכנסה הריאלית של המפר, למשל, כאשר האמצאה המוגנת משמשת כמרכיב אינטגרלי בתוך מערך של מרכיבים היוצרים מוצר מוגמר על ידי שילובם. במקרה זה, ערכאת השיפוט לא תוכל להפריד בין הרווח שהופק כתוצאה ממכירת המערך המוגמר לרווח שהופק כתוצאה מהשימוש שנעשה באמצאה המוגנת כמרכיב ממרכיבי המערך המוגמר. בנסיבות אלו, אין מקום להתבסס על מבחן הרווח הריאלי שהפיק המפר בכדי לקבוע את שיעור הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט.[27]

בנסיבות האמורות, תיאלץ ערכאת השיפוט לפנות למבחנים אחרים לאורם ניתן לקבוע את שיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט. לחילופין, תיאלץ ערכאת השיפוט לקבוע את סכום הפיצויים בדרך של אומדן פיצויים גלובאלי או נומינאלי. 

ה.    תמלוגים סבירים:

אלטרנטיבה נוספת לקביעת שיעור הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט, הנה על ידי הכרעת שיעור התמלוגים שהיה על המפר לשלם לבעל הפטנט אם המפר היה מקבל רשיון לניצול האמצאה המוגנת מאת בעל הפטנט.

במידה וערכאת השיפוט תחליט להעריך את הפיצויים בהתאם לחלופה זו, ישמש הנוהג בקשר לתמלוגים המשולמים עבור השימוש במוצרים או בתהליכים הדומים לאלו המתוארים בבקת הפטנט, כבסיס נאות לקביעת שיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט.

ערכאת השיפוט תיטה לפסוק לטובת בעל הפטנט תמלוגים מוגדלים, מעל לשיעור התמלוגים המקובלים, בכדי להרתיע מפרים פוטנציאליים מפני מעשים המפרים זכויות קנייניות המוגנות באמצעות פטנטים.

הערכת התמלוגים תתבסס על המחיר שהיה בעל הפטנט דורש עבור רשיון לניצול האמצאה המוגנת, בהתחשב בגורמים הרלוונטיים לניצול האמצאה, לרבות אופי האמצאה, תחליפי האמצאה, תמלוגים המקובלים בענף, תקופת הפטנט, רווחיות צפויה ויכולת הניצול של המפר.

במידה ובעל הפטנט העניק רשיונות לניצול האמצאה המוגנת, ישמש שיעור התמלוגים שגבה בעל הפטנט ממורשיו כבסיס מוצק לחישוב הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט.[28]

קביעת שיעור התמלוגים שהיה על המפר לשלם לבעל הפטנט לצורך קבלת היתר לניצול האמצאה המוגנת, הנה במרבית המקרים הדרך הטובה והיעילה ביותר לקביעת שיעור הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט. ערכאת השיפוט איננה חייבת להגיע לאומדן מדויק, ותחושת הצדק הבסיסית לא תקופח אם התמלוגים שייקבעו יסטו במידה מסוימת לכאן או לכאן.

במידה וערכאת השיפוט בוחרת בחלופה זו לצורך קביעת שיעור הפיצויים, צריך בעל הפטנט להציג בפני ערכאת השיפוט ראיות בדבר רשיונות המקובלים בתחום הרלוונטי או רשיונות שניתנו על ידו לגורמים שונים, בכדי שערכאת השיפוט תוכל לקבוע את שיעור התמלוגים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בהתבסס על תשתית ראייתית ראויה.

ערכאת השיפוט צריכה לבחון את סבירות התמלוגים ששולמו לבעל הפטנט או את סבירות התמלוגים המקובלים בענף הרלוונטי, כאשר השאלה שצריכה להנחות את ערכאת השיפוט הנה הסכום שעליו היו מסכימים בעל הפטנט והמפר לצורך הענקת רשיון לניצול האמצאה המוגנת, בטרם הופר הפטנט.

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Faulkner", הובהרה השאלה שצריכה להנחות את ערכאת השיפוט בעת קביעת התמלוגים שהיה בעל הפטנט אמור לקבל מהמפר, באופן הבא;

“The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement: that is, the amount which a prudent licensee who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention, would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.”[29]

התמלוגים ייקבעו בהתחשב בערכה של האמצאה המוגנת, משך הזמן שהאמצאה המוגנת קיימת בשוק, היתרונות הטמונים באמצאה המוגנת, הסיכונים העסקיים שנוטל בעל הרשיון, הרשיונות המקובלים בענף הרלוונטי ושיעור התמלוגים שמקובל לשלם עבור ניצול מוצרים הקרובים במהותם למוצר המוגן באמצעות הפטנט.

קביעת התמלוגים הנה דרך נאותה ויעילה ליישור ההדורים בין בעל הפטנט לבין המפר, ולהשבת מצבו של בעל הפטנט לקדמותו. ערכאת השיפוט רשאית לפעול במתחם של גמישות מסוימת, בעת קביעת התמלוגים. ערכאת השיפוט איננה חייבת להגיע לסכום מדויק. בכדי לערער על שיעור התמלוגים שנקבעו על ידי ערכאת השיפוט, יהיה צורך להוכיח כי הקביעה איננה סבירה בהתחשב בחומר הראיות ובנתונים שהונחו בפני ערכאת השיפוט.[30]

חשוב להדגיש, כי התמלוגים שנפסקים על ידי ערכאת השיפוט אינם יוצרים רשיון בין בעל הפטנט לבין המפר. קביעת התמלוגים הנה דרך לפצות את בעל הפטנט בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהאקט המפר. לאחר שתינתן הכרעת ערכאת השיפוט רשאים בעל הפטנט והמפר להמשיך לקיים קשרי מסחר הדדיים, בהתבסס על התמלוגים שנפסקו על ידי ערכאת השיפוט.

אולם, התמלוגים שנקבעו על ידי ערכאת השיפוט אינם מאחים את ההפרה שבוצעה. לפיכך, אם בעל הפטנט לא יהיה חפץ בקשרים עסקיים עם המפר, לא יוכל המפר להמשיך לנצל את האמצאה המוגנת בתמורה לתשלום תמלוגים שנפסקו על ידי ערכאת השיפוט.

התמלוגים נועדו להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו הוא היה נתון, אלמלא בוצעה ההפרה. על הנפקות הנובעות מפסיקת התמלוגים במישור היחסים שבין בעל הפטנט לבין המפר, עמד בית המשפט בארצות הברית במסגרת פסק הדין בעניין "Rite Hite", בפוסקו את הדברים הבאים;

“A damage award calculated as a reasonable royalty gives no mandatory license. If it did, relief by way of injunction against future use makes no sense. A reasonable royalty is simply a measure of damages, not a license. The remedy Congress itself selected, cannot be condemned on the ground it conflicts with Congress’ views reflecting compulsory licenses. Obviously it does not. A reasonable royalty is in fact a Congressional largesse for cases where a patentee might other wise receive only nominal damages.”[31]

למדים אנו, כי לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לקבוע כי הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט בגין הפרת זכויותיו, ייקבעו בהתאם לתמלוגים אותם היה בעל הפטנט מקבל מאת המפר, אילו הוענק למפר רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה.

בשל הקשיים הרבים הכרוכים בקביעת הנזק הריאלי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט, מקובל לפסוק לבעל הפטנט פיצוי בהתחשב בשיעור התמלוגים הסבירים אותם היה אמור בעל הפטנט לקצור, אם היה מעניק למפר רשיון לנצל את האמצאה המוגנת.

לערכאת השיפוט קיים מתחם תמרון נרחב בעת שומת התמלוגים הסבירים. רק כאשר קיימת חוסר סבירות קיצונית בהכרעת ערכאת השיפוט, תועבר ההכרעה תחת עיניה הבוחנות של ערכאת הערעור המוסמכת.

ו.     פיצויים עונשיים:

פיצויים עונשיים הנם פיצויים חריגים, שמטרתם להרתיע את הציבור מפני ביצוע עוולות מסוימות או מפני הפרת חובות חקוקות. במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, עוגנה סמכות ערכאת השיפוט לפסוק פיצויים עונשיים בתביעה בגין הפרת פטנט רשום.

בהתאם להוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, מוסמכת ערכאת השיפוט לחייב את מפר הפטנט בפיצויים עונשיים, אם המפר לא הפסיק את ההפרה לאחר שקיבל דרישה בכתב מטעם בעל הפטנט או בעל רשיון ייחודי לניצול הפטנט בארץ להפסיק את ההפרה.

הפיצויים העונשיים המעוגנים במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, נועדו להבטיח כי גורמים שמפרים זכויות קנייניות השייכות לבעל הפטנט, יפסיקו את האקטים המפרים, מיד לכשייוודע להם כי הם מפרים את זכויות בעל הפטנט.

הפיצויים העונשיים מתווספים לפיצויים הכלליים שמוסמכת ערכאת השיפוט לפסוק לזכות בעל הפטנט, כסעד בגין הפרת הפטנט הרשום או כסעד בגין כרסום זכויותיו של בעל הפטנט. בכל מקרה, סכום הפיצויים העונשיים לא יעלה על סכום הפיצויים הכלליים.

במילים אחרות, לאחר שערכאת השיפוט קובעת את סכום הפיצויים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בגין הפרת זכויות בעל הפטנט, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות להכפיל את סכום הפיצויים הכלליים. ערכאת השיפוט תפעיל את סמכותה לחייב את המפר בפיצויים עונשיים, רק אם בעל הפטנט הודיע למפר בכתב על האקט המפר ודרש מהמפר להפסיק לאלתר את האקט המפר.

ערכאת שיפוט המוצאת לנכון להגדיל את הסכום שבעל הפטנט יקבל כפיצוי בגין הפרת הפטנט, על ידי הוספת מרכיב של פיצויים עונשיים, צריכה להפעיל את סמכותה בזהירות ובקפדנות יתר. רק כאשר יוכח כי המפר המשיך בפעולות המפרות ביודעין, תוך הסבת נזקים נוספים לבעל הפטנט, ניתן יהיה לשקול שימוש בסעד חריג וקיצוני זה.

תביעה בגין הפרת פטנט הנה תביעה נזיקית, וככזו חוסה היא תחת העיקרון המשפטי המנחה על פיו יש להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו היה נתון אלמלא הופרו זכויותיו הקנייניות. הפיצויים העונשיים, חולשים אל מעבר לעיקרון זה, ומעניקים לבעל הפטנט פיצוי שגולש אל מעבר לגבולות הנזק הממשי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט.

לנוכח האמור, על ערכאת השיפוט להפעיל את סמכותה לפסוק פיצויים עונשיים בקומץ היד ובנסיבות חריגות בלבד.

במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Obermaier", הוסבר כי יש לפסוק כנגד המפר פיצויים עונשיים רק במקרים חריגים, בהם האינטרס הציבורי מצדיק התראת מפרים פוטנציאליים. במסגרת פסק דין זה נפסקו הדברים הבאים;

“Whether to award punitive damages is an issue for the sound discretion of the trial court, and its decision will not be set aside absent an abuse of discretion. However, punitive damages are not favored in the law, and the courts must take caution to see that punitive damages are not improperly or unwisely awarded. Additionally, punitive damages are penal in nature and their purpose is to deter the defendant and others from committing the same offense in the future. Such damages should be allowed with caution and confined within narrow limits.”[32]

הסעד החריג המעוגן במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, משקף את האיזון שיוצרת מערכת הפטנטים בין זכויות הממציא לבין זכויות הציבור הרחב. ממציא, אשר מפתח אמצאה חדשה לתועלת הציבור, זכאי לנצל את אמצאתו באורח בלעדי וייחודי במשך תקופה של עשרים שנה שמתחילה למפרע ממועד הגשת בקשת הפטנט.

ההגנה הנורמטיבית המוענקת לממציא באמצעות חוק הפטנטים, מותנית בכך שהממציא פילס את דרכו בעד המסלול הפרוצדוראלי לרישום הפטנט והפטנט נרשם כדין. לאחר רישומו של הפטנט בפנקס הפטנטים, חל איסור מוחלט לנצל את האמצאה המוגנת ללא הרשאה מטעם הממציא, בעל הפטנט.

בהתחשב בדברים האמורים, כאשר בעל הפטנט פונה למפר בטרם נקיטת הליכים משפטיים בדרישה להפסיק להפר את זכויותיו הקנייניות הנובעות מהפטנט הרשום, על המפר להפסיק לאלתר את ההפרה. מפר שלא היה מודע או שסבר לתומו כי מעשיו אינם מפרים את זכויות בעל הפטנט, חייב להפסיק את ההפרה מיד לאחר קבלת ההתראה מאת בעל הפטנט. חשוב להדגיש, כי לאחר קבלת ההתראה מאת בעל הפטנט, הפעולות המפרות נעשות מתוך מודעות להפרת זכויותיו הקנייניות של בעל הפטנט.

בנסיבות אלו, קיימת הצדקה, הנובעת מעקרונות היסוד שבבסיס השיטה הפטנטיאלית, להעניש את המפר בגין הפרת זכויות בעל הפטנט. הסנקציה שערכאת השיפוט מוסמכת לנקוט כלפי מפר הפטנט, בדמות הפיצויים העונשיים, מתווספת לסכום הפיצויים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בגין הפרת הפטנט.

יחד עם זאת, על ערכאת השיפוט לשקול היטב את אופן הפעלת הסמכות החריגה המעוגנת במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים. על ערכאת השיפוט לפסוק, לכל היותר, פיצויים עונשיים בסכום השווה ערך לסכום הפיצויים הכלליים שנפסקו כנגד המפר בגין הפרת הפטנט.

 

ז.     פרמטרים להפחתת סכום הפיצויים:

במסגרת חוק הפטנטים חרוטים מספר סייגים שבהתקיימם מוסמכת ערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט או לשלול מבעל הפטנט את סכום הפיצויים לחלוטין.

בנוסף על הסייגים החרוטים במסגרת חוק הפטנטים, ישנם מספר שיקולים שערכאת השיפוט רשאית להביא בחשבון בעת שומת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, אשר עשויים להביא להפחתת הפיצויים שייקבעו לזכות בעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט.

הסייג הראשון מעוגן במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, הקובעת בזו הלשון;

"בוטל חלק מפטנט שעל הפרתו הוגשה תביעה, אין בכל בלבד כדי לשלול מהתובע פיצויים על ההפרה; אולם רשאי בית המשפט שלא להעניק פיצויים אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה."

בהתאם לסייג המעוגן במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לשלול מבעל הפטנט פיצויים בגין הפרת הפטנט, כאשר חלק מהפטנט בוטל בשל ליקויים בבקשת או בתביעות הפטנט.

תביעות הפטנט מגדירות את תחום המונופולין של האמצאה ואת היקף ההגנה הנורמטיבית שמוקנית לבעל הפטנט. לפיכך, אם תביעות הפטנט אינן ברורות, כוללות מרכיבים שאינם מוזכרים במסגרת בקשת הפטנט, חומדות היקף מונופולין רחב מדי, אינן ברורות, הנן דו משמעותיות או נוסחו בחוסר תום לב, מוסמכת ערכאת השיפוט להפחית את הפיצויים שייפסקו לזכות בעל הפטנט.

ההיגיון בכך נובע מחובת בעל הפטנט לחשוף בפני הציבור הרחב בצורה נאותה, מלאה ויעילה את פרטי אמצאתו. החשיפה נעשית במסגרת בקשת הפטנט. תביעות פטנט שאינן ברורות או שאינן משקפות את האמצאה המוגנת, ניתנות לביטול.

לערכאת השיפוט נתונה הסמכות, מכוח הוראת סעיף 182 (א) לחוק הפטנטים, להורות על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, כאשר קיימת עילה שעל בסיסה ניתן היה להתנגד לרישום הפטנט. בהתאם להוראת סעיף 31 לחוק הפטנטים, ניתן להגיש התנגדות לרישום הפטנט, בין היתר, מהסיבה שבקשת הפטנט מכילה ליקויים מהותיים או טכניים.

לפיכך, נקבע במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, שאם תביעות הפטנט אינן ברורות או שנוסחו בחוסר תום לב, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות להפחית את הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט. סמכות ערכאת השיפוט להפחית את הפיצויים, באה בנוסף לסמכות ערכאת השיפוט לצוות על ביטול החלק בפטנט שאיננו ברור או שהנו חומדני.

ערכאת השיפוט רשאית להורות על עיכוב הליכים, כאשר הוגשה ללשכת רישום הפטנטים בקשה לביטול הפטנט. בקשה לביטול פטנט יכולה להתבסס, אף היא, על ליקויים בבקשת הפטנט. רשם הפטנטים מוסמך לבטל את הפטנט, לבטל את התביעות הפגומות או להורות לבעל הפטנט לתקן את בקשת הפטנט.

כאשר בקשת הפטנט מהולה בליקויים מהותיים, יוכל מפר הפטנט לטעון כי לא היה מודע לתחום השתרעות הגנת הפטנט, ועל כן אין לחייב אותו בפיצויים בגין הפרת הפטנט.

 ערכאת השיפוט תפחית את סכום הפיצויים רק במקרים חריגים בהם יוכיח המפר כי לא ניתן היה להבין את תחום המונופולין של הפטנט הרשום. ערכאת השיפוט לא תתייחס לעמדתו הסובייקטיבית של מפר הפטנט, אלא לשאלה האם בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי היה מבין את תביעות הפטנט והיקף השתרעותן.

לצורך בחינת והכרעת שאלה זו, על ערכאת השיפוט לפרש את תביעות הפטנט בצורה תכליתית, תוך הישענות על התיאור והשרטוטים שבמסגרת בקשת הפטנט.

בנוסף, עשויה ערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים, כאשר מפר הפטנט יוכיח כי תביעות הפטנט חומדות תחום הגנה שאיננו משקף את האמצאה המתוארת במסגרת בקשת הפטנט. נטל ההוכחה במישור זה רובץ לפִּתחו של מפר הפטנט, אשר צריך לשכנע את ערכאת השיפוט כי לנוכח התביעות החומדות יש להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט.

המציאות מוכיחה, כי הפרה המתבצעת בשל חוסר הבנה של תביעות הפטנט הנה חריגה ונדירה. בדרך כלל, גורם המ



אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.